案例分析

深圳唐鋒等訴胡松等專利申請權權屬案

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案由:專利申請權權屬糾紛

原告:深圳唐鋒電器實業有限公司(簡稱深圳唐峰)

原告:上海克萊美斯有限公司(原名:上海唐鋒電器有限公司,簡稱上海唐鋒)

被告:胡松

第三人:武漢大學

 

案情介紹:

 

199628,被告胡松代表乙方思達德公司與甲方第三人武漢大學簽訂了協議書一份(以下簡稱2.8協議)。該協議書內容為:乙方了解到甲方在武漢大學實驗室內已成熟地掌握SPE膜電解臭氧技術(專利號:ZL93246255.3,簡稱93專利);雙方認定,甲方要求乙方不論其臭氧技術應用新產品是否產生效益,均需向甲方支付非獨家專利使用費人民幣15萬元;甲方有責任向乙方提供該專利準確、全面的技術文件資料,在乙方生產中及時予以現場指導,以確保乙方在批量生產中掌握、穩定SPE膜電極技術;本協議有效期為三年等。后來,思達德公司又出具授權書,將“2.8協議的權利義務轉讓給胡松。同年419日,胡松在未告知武漢大學的情況下,以該專利技術入股的形式與深圳唐鋒簽訂了協議書一份。該協議書約定:協議范圍是臭氧技術應用產品及其他領域的新產品;此協議所述合作方式以股份制形式成立,財務獨立核算,股份比例:甲方(深圳唐鋒)90%,乙方(胡松)占10%(技術股);本協議簽訂后,甲方正式擁有乙方對臭氧技術應用產品之研制成果與權利,乙方不得再與第三者合作生產等。

        1996722,深圳唐鋒聘任被告胡松為本公司開發三部經理,負責臭氧水機之研發及管理工作。此后,第三人武漢大學應被告胡松的要求,多次派“電解式臭氧技術研究課題組”人員到原告深圳唐鋒處就SPE膜電解臭氧技術進行指導和培訓。同時,該課題組人員與胡松及深圳唐鋒的有關人員一起,利用深圳唐鋒的物質條件,以SPE膜電解臭氧技術為基礎進行系爭專利(“電解式臭氧發生裝置”)的研制工作。199737日,中國專利局受理了胡松與武漢大學提出的“固體聚合物電解質膜復合電微電解臭氧發生器系統”的實用新型專利的申請。在此基礎上,胡松以個人名義和武漢大學于同年1119日又提出了系爭“電解式臭氧發生裝置’發明專利申請并被中國專利局受理(申請號為97122126.X)。

        1997628,深圳唐鋒與上海唐鋒簽訂備忘錄一份,約定:深圳唐鋒研發三部中工業臭氧技術應用產品的研制工作由上海唐鋒具體實施,上海唐鋒的臭氧事業部負責臭氧技術應用產品的研制;深圳唐鋒研發三部胡松經理的關系轉至上海唐鋒臭氧事業部,由上海唐鋒發放工資、資金及其他福利待遇;深圳唐鋒同胡松簽訂的協議中約定由深圳唐鋒擁有的權利歸上海唐鋒等。199792上海唐鋒任命胡松為本公司臭氧水機事業部總工程師。

    同年11月,兩原告以胡松擅自用個人名義與武漢大學共同申請系爭專利為由,向上海市第二中級人民法院提起訴訟。請求判令:將系爭發明專利的申請人之一胡松改為原告上海唐鋒。上海市第二中級人民法院經過審理于2000915作出如下判決:《電解式臭氧發生裝置》發明專利申請權歸原告上海克萊美斯有限公司(上海唐鋒)和第三人武漢大學所有。

一審判決后,被告胡松不服,上訴到上海市高級人民法院。上海市高級人民法院經審理作出終審判決駁回上訴,維持原判。

第一審:

 

起訴及答辯理由

 

原告深圳唐鋒和上海唐鋒訴稱:1996419,深圳唐鋒和被告胡松訂立了一份協議書,約定:合作范圍為“臭氧技術應用產品及其他領域的新產品”,明確了被告的責任為“主持產品開發研制工作”,在該協議的“七.保障及利益”中,雙方明確:本協議簽訂后甲方(即原告)正式擁有乙方(即被告)對 臭氧技術應用產品之研制成果與權利。協議簽訂后,兩原告由于協調分工緣故,決定臭氧技術應用產品的研制改在上海唐鋒進行,雙方并簽訂了有關事項的備忘錄。 此后,上海唐鋒聘任被告為其總工程師,且投入了大量的人力、物力和財力,組建研制部,并安置被告在滬工作和生活,實施了有關電解式臭氧發生裝置的研制開發 工作。不料被告瞞著原告,早于19971119,以個人名義擅自與武漢大學共同申請了電解式臭氧發生裝置的發明專利。該專利申請于19981014由 專利局公開。原告深圳唐鋒認為,根據深圳唐鋒與被告的協議,被告的行為屬違約行為;原告上海唐鋒認為,被告受聘于上海唐鋒后一年半中,執行上海唐鋒的研制 開發任務,利用上海唐鋒的物質條件形成的發明創造,是職務行為。據此,依照我國專利法的有關規定,兩原告認為,電解式臭氧發生裝置發明專利的共同申請人應 當是上海唐鋒和武漢大學。遂請求法院判令:將電解式臭氧發生裝置發明專利的申請人之一胡松改為原告上海克萊美斯有限公司。

被 告胡松辯稱:系爭電解式臭氧發生裝置在深圳唐鋒與被告合作之前,已經由武漢大學和胡松共同研制開發成功。兩原告訴稱該裝置在上海唐鋒處研制開發成功的說法 與事實不符。深圳唐鋒知道被告申請系爭專利一事,并支付了有關專利費用,被告沒有隱瞞兩原告。本案系爭的是“電解式臭氧發生裝置”的專利,而不是“臭氧技 術應用產品”的專利。本案系爭的技術是武漢大學實驗室的研制產品,被告將其加以提煉、生產并用于實際應用產品。所以被告和武漢大學是本案系爭技術的發明人 和專利申請人。故請求法院駁回兩原告的訴訟請求。

 

第三人武漢大學訴稱:系爭技術是在第三人SPE膜電解臭氧專利技術的基礎上經過改進,再加上SPE膜的制備工藝和配方結合而成的。系爭技術方案的完成日期是19973月后至申請專利之前。被告辯稱系爭申請專利的技術是由第三人和被告共同完成的說法與事實不符。19973月,第三人是在受被告蒙騙的情況下才與被告簽訂合同的。自己當時并不知道原告和被告之間的關系,否則是不會與被告簽訂共同申請專利的協議的。

查明事實

 

199628,被告胡松代表乙方思達德公司與甲方第三人武漢大學簽訂了協議書一份(2.8協議)。該協議書內容為:乙方了解到甲方在武漢大學實驗室內已成熟地掌握SPE膜電解臭氧技術;雙方認定,由乙方將甲方實驗室的SPE膜電解臭氧技術研制成可以工業化生產的SPE膜電極式臭氧發生器產品;甲方對乙方經過調研、比較后決定其新產品的臭氧發生器采用SPE膜電解式的臭氧發生器表示歡迎;甲方要求乙方不論其臭氧技術應用新產品是否產生效益,均需向甲方支付非獨家專利使用費人民幣15萬元;甲方有責任向乙方提供該專利準確、全面的技術文件資料,在乙方生產中及時予以現場指導,以確保乙方在批量生產中掌握、穩定SPE膜電極技術;本協議有效期為三年等。后,思達德公司又出具授權書,將“2.8協議的權利義務轉讓給胡松。同年419日,胡松在未告知武漢大學的情況下,以該專利技術人股的形式與深圳唐鋒簽訂了協議書一份。該協議書約定:協議范圍是臭氧技術應用產品及其他領域的新產品;此協議所述合作方式以股份制形式成立,財務獨立核算,股份比例:甲方(深圳唐鋒)90%,乙方(胡松)占10%(技術股);本協議簽訂后,甲方正式擁有乙方對臭氧技術應用產品之研制成果與權利,乙方不得再與第三者合作生產;甲方支付乙方定金22萬元整等。另外還約定,胡松在深圳唐鋒處領取薪金、并享受退休保險和重大疾病保險、報銷醫療費用及有關福利等。協議簽訂后,被告胡松依約定收到原告深圳唐鋒支付的定金人民幣22萬元,并在深圳唐鋒處領取薪金及享受有關福利等。

    1996722,深圳唐鋒聘任被告胡松為本公司開發三部經理,負責臭氧水機之研發及管理工作。此后,第三人武漢大學應被告胡松的要求,多次派“電解式臭氧技術研究課題組”人員到原告深圳唐鋒處就SPE膜電解臭氧技術進行指導和培訓。同時,該課題組人員與胡松及深圳唐鋒的有關人員一起,利用深圳唐鋒的物質條件,以SPE膜電解臭氧專利技術為基礎進行系爭專利(“電解式臭氧發生裝置”)的研制工作。

    199735,被告胡松與第三人武漢大學簽訂關于共同申請“固體聚合物電解質膜復合電極電解臭氧發生器系統”專利的協議書。該協議書內容為:本協議以“2.8協議”為基礎;雙方共同認為按“2.8協議”,乙方(胡松)已將甲方(武漢大學)實驗室的SPE膜電極臭氧技術研制成為了可以工業化生產的SPE膜電極式臭氧發生器產品。(即固體聚合物電解質膜復合電極電解臭氧發生器系統),該產品在結構上已較甲方原專利(ZL932 46255.3)有了巨大的發展與完善,具備了申報新的實用新型專利的條件。因此,雙方同意共同申請新的實用新型專利,及向國外申請相應的專利等。

    199737,中國專利局受理了胡松與武漢大學提出的“固體聚合物電解質膜復合電微電解臭氧發生器系統”的實用新型專利的申請。在此基礎上,胡松以個人名義和武漢大學于同年1119日又提出了系爭“電解式臭氧發生裝置’發明專利申請并被中國專利局受理(申請號為97122126.X)。

    1997628, 深圳唐鋒與上海唐鋒簽訂備忘錄一份,約定:深圳唐鋒研發三部中工業臭氧技術應用產品的研制工作由上海唐鋒具體實施,上海唐鋒的臭氧事業部負責臭氧技術應用 產品的研制;深圳唐鋒研發三部胡松經理的關系轉至上海唐鋒臭氧事業部,由上海唐鋒發放工資、資金及其他福利待遇;深圳唐鋒同胡松簽訂的協議中約定由深圳唐 鋒擁有的權利歸上海唐鋒等。199792上海唐鋒任命胡松為本公司臭氧水機事業部總工程師。此期間,武漢大學與胡松等人一起利用上海唐鋒的資金和物質條件,對系爭專利的技術方案進行了進一步的完善和最終確定的工作。

1999423, 永新專利商標代理有限公司北京辦事處收到被上訴人上海唐鋒電匯的向日本申請專利等費用后,發文告知上海唐鋒:由武漢大學和貴公司胡松先生委托我公司對“電 解式臭氧發生裝置”發明分別在中國大陸和臺灣地區。日本申請發明專利,且已交付了有關費用。待上述申請的有關事宜完成之后,貴方可要求我公司財務部門提供 詳細的費用支出情況表等。

 

判決依據及結果

 

    上海市第二中級人民法院經審理認為:系爭專利的技術方案不僅包括臭氧發生器核心部件的制造工藝及配方,還包括臭氧發生器外部水箱結構的具體技術方案。該技術與93專利有聯系,但不完全相同;與被告胡松將93專利與兩原告合作研制的應用產品的技術也不完全相同。被告胡松利用了兩原告的物質條件與第三人武漢大學于199711月就本案系爭申請專利技術方案共同完成了發明創造,其行為屬職務行為。本案系爭申請專利的共同發明人應是兩原告與武漢大學。原告深圳唐鋒將系爭申請專利的所有權劃歸上海唐鋒,于法不悖,予以準許。

    綜上所述,上海市第二中級人民法院依照《中華人民共和國專利法》第六條第一款,《中華人民共和國專利法實施細則》第十條第一款的規定,于2000915作出如下判決:電解式臭氧發生裝置發明專利申請權歸原告上海克萊美斯有限公司和第三人武漢大學所有。

 

 

一審判決后,被告胡松不服,上訴到上海市高級人民法院。

第二審:

 

上訴理由及答辯

 

提起上訴稱:上海唐鋒無原告資格;胡松與深圳唐鋒合作三年的行為不是職務行為。一審判決認定事實錯誤,請求撤銷一審判決,予以改判。

    被上訴人深圳唐鋒和上海唐鋒共同答辯稱:一審法院根據事實和法律,作出了公正的判決。為此,請求維持原判,駁回上訴人的上訴請求。

    第三人武漢大學答辯稱:一審法院認定事實全面客觀,處理公正,適用法律正確,上訴人的上訴理由不能成立。

 

判決依據及結果

 

    上 海市高級人民法院經審理認為:原審認定的基本事實屬實。上訴人胡松與武漢大學共同研制系爭專利技術期間,在深圳唐鋒時任開發三部經理,后又在上海唐鋒時任 臭氧水機事業部總工程師。上訴人胡松不但以被上訴人員工的身份對外進行工作,同時在兩被上訴人處領取薪金和享受有關的養老、醫保等福利待遇。系爭專利技術 方案的初步形成和最終完成又是在兩被上訴人處,并主要利用了兩被上訴人的資金等物質條件。在系爭專利的研制中,上訴人胡松雖作了有關的工作,但其實施的行 為完全符合《中華人民共和國專利法》及實施細則關于職務行為的規定,應屬職務行為。上訴人胡松與深圳唐鋒、武漢大學簽訂的4.19協議、3.5協議等有關情節,并不影響對其職務行為的認定。所以,上訴人胡松訴稱其行為不屬職務行為的上訴理由沒有法律和事實依據,不能成立。上訴人又訴稱一審認定系爭專利形成的起始時間錯誤,4.19協議之前上訴人胡松已掌握系爭專利的有關技術。經查,19962·8協議的有關內容說明,此時上訴人尚未掌握系爭專利的基礎技術(即93專利)。上訴人提供的其他證據也不能充分證明該上訴理由。第三人武漢大學關于系爭專利技術方案是自19967月后至199711月 在被上訴人處最終完成的陳述與本案的有關證據能相互印證,應予采信。一審判決關于此節事實的認定并無不當。因此,上訴人的這一上訴理由也不能成立。上訴人 還訴稱上海唐鋒無原告資格。經查,胡松受聘于深圳唐鋒和上海唐鋒,并在期間完成了系爭專利技術。上海唐鋒認為胡松擅自以個人名義與武漢大學申請系爭專利的 行為損害了自己的合法權益而與深圳唐鋒一起提起訴訟,符合法律的有關規定,上海唐鋒具有訴訟主體資格。上訴人的這一上訴理由同樣不能成立。綜上,原審法院 認定事實清楚,適用法律正確,審判程序合法。

為此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項、第一百五十八條之規定,作出終審判決如下:

 

駁回上訴,維持原判。

評析:

 

    本 案中,確定胡松參與研制系爭發明申請專利“電解式臭氧發生裝置”行為的法律性質,是解決好爭議的關鍵。該行為如果是職務行為,那么系爭發明申請專利的申請 權應屬于原告所有;如果是非職務行為,那么胡松可以成為系爭發明專利申請的申請權人。因本案糾紛發生的時間是現行專利法修改之前,1992年版專利法施行之時,故原審法院是按1992年版專利法(以下均稱專利法)判決的。《專利法》第六條規定:執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質條件所完成的職務發明創造,申請專利的權利屬于該單位。原審法院抓住本案的關鍵,依法認定胡松的行為是職務行為。二審法院同意了這一認定。其理由是:

    1.被告胡松與原告唐鋒公司具有事實上的勞動關系。從4.19協 議內容看,除了胡松將技術投資外(暫且不論該行為的性質),還有關于胡松領取薪金、享受醫保、住房及有關待遇的內容。該部分內容是一種勞動合同的性質。事 實上,胡松也領取兩原告的薪金和享受有關的養老保險、醫療保險等福利待遇。所以,胡松與唐鋒公司建立勞動關系這點不能否定。

    2.從胡松在深圳唐鋒和上海唐鋒的工作性質和職務看,胡松均接受了該兩原告對其職務的任命。在深圳唐鋒胡松是開發三部經理,負責臭氧水機之研發及管理工作;在上海唐鋒是臭氧水機事業部總工程師,并以唐鋒公司員工的名義對外進行采購材料、簽訂有關合同等工作。

    3. 胡松在與武漢大學研制系爭專利時利用了原告的資金等物質條件。對此,原告列舉了大量胡松領取原告的資金、原材料、零部件、胡松以原告的名義對外簽訂購置有 關設備的合同等單據。作為主要研制人員的第三人武漢大學一直認為系爭專利的研制是利用了唐鋒公司的物質條件,并認為沒有一定的物質條件是不可能完成該系爭 專利發明的。武漢大學還列舉了在兩原告處研制系爭專利的時間、具體人員、利用物質條件等情況的表格。胡松也無充分證據證明是在其他地方利用他人的資金和物 質條件與武漢大學一起完成系爭專利。

    4.申請系爭專利的費用也是上海唐鋒支出的。系爭專利的國內申請費用為3000港幣,向臺灣申請費用為3000元人民幣加3000美元,向日本國申請費用為5000元人民幣加6000美元,向PCT國際專利的階段申請費為35000元人民幣。上述費用約共計人民幣12萬元左右,均為上海唐鋒支出。該節事實胡松也是當庭予以認可的。

 

    因此,認定胡松在系爭專利中是實施職務行為應該是正確的。


2018年7月29日 23:44
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